[메디게이트뉴스 서민지 기자] 최근 모더나(ModernaTX, Inc.)와 미국 국립보건원(National Institutes of Health·NIH)간 코로나19 백신에 관한 특허 발명자 분쟁이 논란이 되고 있는 가운데, 국내 제약바이오기업들이 오픈이노베이션, 공동 연구 등 협업 과정에서 특허 분쟁에 휘말리지 않으려면 반드시 핵심내용을 담은 연구노트, 메일기록 등 증거를 확보해야 한다는 조언이 나왔다.  

최근 법무법인 율촌 나희정·임형주 변호사는 '모더나와 NIH 발명자 분쟁 및 우리 기업에의 시사점'을 주제로한 바이오 이코노미 브리프를 통해 이 같이 밝혔다.

앞서 모더나는 자사 코로나19 백신의 핵심 기술인 mRNA 염기서열에 관한 특허(발명의 명칭 Coronavirus RNA Vaccine, 출원번호: 17/000215)를 미국에서 출원했으나, 모더나 소속 연구자들만을 발명자로 기재하고 NIH 소속 연구원들은 발명자로 기재하지 않았다.

NIH는 존 매스콜라(John R. Mascola), 바니 그레이엄(Barney S. Graham), 키즈메키아 코르벳(Kizzmekia S. Corbett) 박사 등 NIH 소속 연구원들이 모더나 소속 연구원들과 함께 mRNA 염기서열을 설계했므로 이들도 공동발명자로 기재돼야 한다고 주장했다.

NIH 측은 "모더나가 코로나19 백신 연구 개발 과정에서 미국 연방정부로부터 14억 달러(한화 약 1조7000억원)를 무상으로 지원받고, 미국 연방정부에 5억회분의 백신을 공급하는 대가로 미국 연방정부로부터 81억 달러(한화 약 9조8000억원)를 지급받는 등 총 95억 달러(한화 약 11조5000억원)의 정부 지원을 받았으며, 백신 연구개발 과정에서 'NIH-모더나 코로나19 백신'이라고 불렸다"며 "모더나 직원만 발명자로 기재한 것은 부당하다"고 주장했다.

반면 모더나 측은 NIH가 모더나의 코로나19 백신 개발에 실질적인 역할을 했다는 사실은 인정하면서도, "출원번호 17/000215 특허의 mRNA 염기서열은 모더나 소속 연구원들이 독자적으로 발명했으며, NIH 소속 연구원 3인은 이 과정에 관여하지 않았다"고 밝혔다.

이후 모더나는 기한 내에 미국 특허상표청 관납료를 납부하지 않았고 해당 출원은 포기 상태(abandoned)가 됐다. 모더나는 계속 출원(continuation application)을 통해 모더나가 해당 특허 청구항의 일부 또는 전부를 추후 등록할 수 있게 조치하면서 관련 분쟁이 일단락됐다.

율촌 나희정·임형주 변호사는 "공동연구개발 과정에서 창출된 발명의 진정한 발명자가 누구인지를 판단하는 것은 상당히 어려운 문제며, 특히 국가나 공공기관으로부터 자금 지원을 받아 공동연구가 이뤄진 경우 각 이해관계인들의 입장이 첨예하게 대립하기 때문에 판단을 내리기가 더욱 어렵다"면서 "최근 미국 뿐 아니라 우리나라도 신약 등 다양한 연구개발 과정에서 이 같은 분쟁에서 자유로울 수 없는만큼 리스크 방지를 위한 철저한 대비가 필요하다"고 조언했다.

국내 특허법·발명진흥법에 따르면 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유, 즉 공동발명자로 인정하고 있다. 또한 특허법원에 따르면 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위해 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하며, 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여해야 한다고 밝혔다.

이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다고 판단했다.

단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공했거나 일반적인 연구자 관리, 연구자 지시에 따른 데이터 정리와 실험, 설비 제공, 후원 위탁 등의 행위로는 공동발명자가 될 수 없다는 입장이다.

즉 발명이 해결하고자 하는 과제에 대한 실질적 협력이나 기여 여부, 또는 착상 및 착상의 구체화에 대한 기여 여부 등을 중심으로 공동발명자 여부를 판단하는 것이다.

나희정·임형주 변호사는 "실무상 발명자가 회사 소속 직원에 해당하는 경우가 많은데, 발명자의 발명이 직무발명에 해당하는 경우 해당 발명에 관한 특허권을 확보하지 못하게 될 위험이 한층 더 커진다"며 "발명자가 회사나 기관 소속 직원일 때 회사나 기관이 발명에 관한 특허권을 확보하려면 지원으로 부터 권리를 적법하게 승계받아야 한다"고 했다.

이어 "발명자 판단을 제대로 하지 못하게 되면, 진정한 권리자는 발명에 관한 권리를 제대로 확보할 수 없는 막대한 피해를 보게 된다"면서 "반드시 관련 분쟁을 막고 리스크를 줄이기 위해서 발명자의 개념과 그 판단 기준, 이에 따른 발명자 인정례와 부정례 등 구체적인 예시를 명시해야 한다. 이때 직급별, 연구부서별 발명자 판단 기준을 미리 마련하라"고 강조했다.

또한 개별 발명자들의 공헌도 산정 기준을 미리 정하고, 연구 도중 연구팀에 새롭게 합류하거나 탈퇴할 때 공동발명자 인정여부와 인정요건, 인정시 공헌도 산정 기준도 설정해둬야 한다고 부연했다.

이들 변호사는 "사전에 공동연구개발계약서 등을 통해 공동발명자 인정 범위 및 요건, 공동 성과물의 권리 귀속 관계 등을 분명하게 정리해두고, 계약 체결 상대자는 그 소속 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계받은 것이 맞는지 반드시 확인해야 한다"면서 "만약 확인이 어렵다면 승계 여부에 대한 진술 보장을 받아두고 그 위반에 따른 제재로서 손해배상의 예정을 해둬야 한다"고 설명했다. 

이외에도 유의미한 증거를 확보해둬야 한다고 했다. 소송 등 분쟁 발생에 대비해 연구 세부내용을 기록해 둔 연구노트, 연구자들 간 이메일 교신 내역, 청구항 변경, 분할출원 등이 있으면 그 경위를 확인할 수 있는 자료 등을 잘 정리·보관하라는 것이다.

그러면서 "최근 특허 발명자 분쟁을 담당한 적이 있는데, 이때 소속 직원들의 연구노트, 동료연구원 공유 메일 등이 결정적인 증거가 됐다"면서 "이 같은 주의 사항이 잘 지켜지도록 소속 직원들에 대한 교육과 관리감독도 필수"라고 강조했다.